しかしながら、色々な問題があり、回避できないような場合があります。そのような事を想定して、普段から訴訟リスクを進める必要が有ります。

攻めの強い特許の創出を日頃から進めたり、同業他社の状況を把握し、危なそうな特許があれば早めに見つけるために定期的にモニターするシステムを作るのも大切です。

しかし、今回は、もっと直接的にその特許を潰したいと思ったらどうすれば良いのか簡単に説明します。

その特許、本当に侵害していますか？

公開特許/特許公報

基礎中の基礎ですが、公開特許は特許として成立していません。

請求項の公開特許と特許公報の一例を示しています。一般に、公開特許では請求項1は広めの範囲設定になりますので、実際に特許になると、下線部のように明細書記載の中から色々な補正が必要になり範囲が狭くなります。

従って、公開特許で侵害している特許が見つかったら、明細書を確認し、自社が実施している技術内容が明細書にも記載されているかどうかを確認します。

明細書を読んでも自社の技術が関係するのなら、どういった反論をしていくのか理論武装を考えましょう。

しかし、公開された特許すべてが審査請求されるとは限りません。

一般に、検証性の低い特許、例えば生産方法など相手から見て、侵害しているかしていないか検証できない特許などは、審査請求されるかどうかを見極めてから対応しても良いでしょう。

包袋の精査（拒絶理由通知/意見書/補正書など）

一回で登録になるのは稀で、拒絶理由通知書が発行され特許出願人が審査段階で意見書や補正書により或る意思の表示（先行技術との相違点などの主張など）を行うのが普通です。

特許出願人はその意思表示と矛盾するような特許権の主張をすることができないという原則があります。禁反言の原則と呼ばれます。

文言上侵害すると考えていた特許が、包袋を精査することで、実は、非侵害だったと考えられる場合も出てきます。出願人の主張が自分の技術に該当しない場合です。

例えば特許出願人が意見書中で“本願発明の構成によりＡという効果を奏する。”と主張した場合、特許侵害訴訟で被告側は“私の製品はＡという効果を奏しないので原告の特許発明の技術的範囲に属しません。”と主張できます。

包袋禁反言の原則についての用語を詳しく説明します。:パテントに関する専門用語詳細ページ(今岡憲特許事務所) (imaokapat.biz)より

特許出願人の主張、意見をよく理解し、本当に侵害しているのかどうか判断して行く事が大切になります。

このレベルになると、発明者の判断ではなく、知財部、あるいは、特許事務所の弁理士の先生にしっかり判断いただく必要が出てくるでしょう。

また、いざ訴訟になれば、いくら知財部や特許事務所に頑張ってもらっても、相手がどのようなカードを持っているのか？にもよるので100％大丈夫という事は有りません。

なので、特許回避を大前提として考える事が大切になります。

具体的に特許をつぶす方法

出願日前の公知公用例の調査

世の中にあるすべての公知公用の中から、新規性/進歩性など特許要件で反論できそうな資料を探すことになります。

まさしく、同じものが見つかる事は少ないですが、似たようなものも数が多ければ、それだけ反論できるチャンスが多くなります。

調査会社、あるいは特許事務所に調査を依頼することが多いですが、発明者にも、専門書や学術書に記載された例はないか？と良く聞かれます。

社内資料を持ってくる人もいます。当然、社内資料は公知公用ではありません。

情報提供/異議申立て/無効審判

情報提供

実際に、相手の特許をつぶすのに有効と思われる資料が出てきたら情報提供をすることが出来ます。

しかし、出来るのは情報提供だけで、審査官に説明したり連絡を取ることが出来ません。また、匿名で情報提供は出来ますが、情報提供があったことは出願人に知られてしまいます。

しかし、匿名とはいえ、相手にとって非常に嫌な特許なのだな。と認識することになり、相手にも理論武装を強化するキッカケを与える事にもなります。

私が勤めていた会社では、基本的には情報提供はしない。いざ、訴訟になったら、その時に戦えるように準備を進めるのが基本方針となっていました。

なお、提出できるのは書類であって、動画などは提供できません。

異議申し立て

そもそも、特許の早期安定化を図るのが目的なので、当事者間の争いである冒認出願や共同出願違反を理由に異議申し立ては出来ません。無効審判で争う事になります。

実際の審査は出願人と特許庁の間で、基本、書類審査が行われます。審理の的確性を担保するため、通常の審査と異なり、３人又は５人の審判官の合議体が審理を行います

また、異議申立てをした人は、それが受け入れられなかったからと言って無効審判を請求することは出来ません。

無効審判

利害関係者しか申請できません。特許庁から審判長が参加しますが、特許権者と申請人が直接議論することになります。

まとめ

分割出願とは、2つ以上の発明を含む出願の一部について、必要な要件を満たせば新たな特許として分割して出願できる制度です。

分割出願とは上記の図のように一つの特許は分割して新しい特許とすることが出来ます。分割して行きますので元の原出願にいくつかの特許が包含されている事が前提にはなります。

出願日は原出願の日とされるので特許存続期間も原出願日から20年となります。

最大のメリットは、他社の技術動向を見て、他社を攻撃できる内容が実施例に記載されている場合、その部分を分割して出願できる事です。

特許出願は、原則、出願をした⽇が出願⽇になりますが、分割出願は、後述する分割要件を全て満たすことを条件に、原出願(分割前の出願)を出願した⽇にされたものとみなしてもらえます。（遡及効）

戦略性の高い出願ですが、ぜひ活用ください。

分割出願のメリット

共倒れ防止

先の記事で記載したように特許庁と特許性について協議出来るのは2回までで、2回目は補正に関しても制限が加わります。

例えば、上記のような特許を出願して、拒絶理由通知書で請求項１には特許性は認められないが、請求項2に関しては指摘が無かったとします。

その場合、どういった対応が考えられるでしょうか？

挑戦的な対応

アグレッシブ路線は、拒絶理由通知から、この反論で審査官も納得するだろうと思われる場合には、当初の目的通り請求項１で広い範囲での特許化を検討すれば良いと思います。

確実路線

一方、請求項１はあきらめるとなれば、請求項2については拒絶理由が有りません。確実に特許範囲は狭くなりますが特許化は出来る事になります。

共倒れ防止対応、分割出願

挑戦的な対応でやはり審査官が納得されなければ、確実に権利化出来る請求項2も請求項1の従属項ですから権利化出来なくなります。

なので、請求項2は確実に権利化したうえで、請求項1は分割して挑戦的な対応を取るといった、挑戦的な対応と確実路線の良い所とりが出来るのが分割出願です。

共倒れ防止対応、分割出願

請求項２を分割出願として確実に特許化し、請求項１は反論、補正方針を考える。

分割出願に対する出願でも、その前の拒絶理由に対する補正になりますので、時間稼ぎにもなります。

特許範囲の拡大

上記のように、もともと凹面状と成形面が制限されていたものの、制限をなくしてより広い範囲を狙いに行くような場合に活用できます。

後出しジャンケン

もともと請求項が設定されていた発明を分割するものに限らず、明細書本文や図面の記載に基づき新規の請求項を設定して分割することもできます。

分割出願の活用を考える – 知財アシスト－大阪市 (chizai-assist.com)

つまり、他社の技術動向が分かってきたところで、明細書記載の内容で、他社の実施している技術が抵触している事が分かった場合、新たに分割出願することが可能になります。

新規事項防止ながらも、他社の動きをみて、特許を再出願出来ることを考えると「後出しジャンケン」といった言葉が一番しっくりくると思っています。

分割特許の要件にあるように新規事項の追加は認められないので、初めの明細書にいかに多くの項目を記載しておくか、が大切になります。

また、権利範囲は請求項で決まるので、明細書はその補足事項といったスタンスで説明してきましたが、後出しジャンケンの事を考えれば、リスクを承知しておいていただきたいと思います。

「分割出願」の事をマスコミなどが「再出願」という事が有りますが、後出しジャンケンのような印象を与えやすい間違えた言い方です。

分割出願は、親出願の中に元々含まれていたアイデアの保護を求めるものであって、いわば「潜在化していたアイデアを顕在化する出願」。相手の商品を見てからアイデアを変えるようなずるい手段では決してありません。

レシピ公開「伊左衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」どっちが賢い？　特許・知財の最新常識　新井信昭　新潮社より

確かに、新規事項は追加できないので、こちらがグーを出したものを、相手がパーだったので、グーをチョキに変える訳ではありません。

しかし、右手でグーを出した後、実は、チョキも出してたんだよね。といって、左手のチョキを出してくるようなイメージを私は持っています。

いずれにしても、特許法で認められた出願ですので戦略的に有効に使うべきだと思います。

出願分割の要件

時期的な分割要件

• 最初の拒絶理由通知書から60日以内、最後の拒絶理由通知書が出てから60日以内は分割可能です
• 特許査定後、30日以内は分割可能です
• 拒絶査定の場合は不服な場合は3か月以内に拒絶査定不服審判を請求します。拒絶査定不服審判請求後30日以内は分割可能です。

実体的な分割要件

• 新規事項の追加禁止
• 出願人が同一人物である事
• ２つ以上の発明を内包する特許出願（一つの発明は分割できない）

分割出願のまとめ

2つ以上の発明を含む出願の一部について新たな特許として分割して出願できる制度、出願日は原出願の出願日まで遡及してもらえます。

特許を分割して行くので、そもそもの特許（原出願）の明細書を充実させておく事は絶対条件です。

特許事務所さんに意見書を考えてもらへますが、最終判断はこちらでする必要が有ります。知財部があっても、基本、発明者に見解が求められます。

拒絶理由通知書で知っておいた方が良い事を記載して行きます。

特許出願から特許権の設定登録までの流れ

特許を出願すると、「方式審査」と呼ばれる書類審査があります。

審査請求を行うと、よいよ「実体審査」が行われ、特許性が審査されます。その時点で特許性が認められれば「特許査定」となりますが、拒絶すべき理由が見つかった場合は「拒絶理由通知書」と呼ばれるものが特許庁から送られてきます。

拒絶理由通知が届いたら、反論内容と、補正内容を意見書として特許庁に提出し、無事、特許査定となればよいですが、それでも拒絶されれば、拒絶査定となります。

いやいや、納得いかないとなれば、「拒絶査定不服審判」を3か月以内に請求し再度審査をお願いします。

それでも、となれば、後は裁判所で争うことになります。

拒絶理由通知書

審査は請求項毎に行われ、特許性が認められないとその理由と、引用文献が例示されます。コメントが無い請求項は特許性を拒絶する理由は無いという事になります。

拒絶理由書に対しては、指定期間内（基本60日以内）に意見書として反論し補正内容を特許庁に提出することになります。

申請をすれば応答期間の延長が認められたり、審査官との面談も可能です。詳しくは特許庁のホームページをリンクしておきますので参照ください。

意見書、補正内容について

特許事務所に依頼すると、意見書と補正内容の案を作ってもらえます。ただ、補正は明細書の範囲内ですが、意見書では技術的な背景や、色々な説明が記載されています。

開発者は技術的な観点で修正を加えたり、自分の発明は、もっとこういった点で引用文献より素晴らしい。と思うものがあれば、遠慮せずに提案する必要があります。

拒絶理由通知書、意見書、補正の注意点