選択発明って？例えば。。。

　B社の選択発明（選択特許）はA社の特許に抵触しており、侵害していますが、成分Bの中でも特にB´を使う事で、特許が認められることが有ります。これが、選択発明、選択特許と呼ばれるものです。

「選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であって、一般には化合物が該当すると言われています。

しかし、例えば、通常の実験でもそうですが、弾性部材の中でバネを使って効果が見られた時に、新たな課題に対してゴムが有効と考え適用した場合、それだけでは特許にはならないでしょう。

しかし、思いもよらぬ課題が発生し、それを解決したような場合は特許性がぐんと出てきます。パラメータを規定した特許と合わせて考えるといった方向性も出て来ます。

機械材料の選択であっても、それだけでは特許にならないかもしれませんが、それがきっかけで新たな課題が明確になったり、パラメーターを規定した数値限定特許と組み合わせることで特許性が出てくることもあります。

大切な考えだと思っています。

捻出するポイント

進歩性、選択発明の審査基準

刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。（審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)）

進歩性の有利な効果同様、効果を主張することで選択発明も特許になる可能性があります。

しかし、コストダウンの効果は好まれません。ここは注意が必要です。

コストダウンのために実施した工夫でも、品質的な、技術的な課題とその解決、効果を訴える必要があります。

選択するだけでは特許に出来なくても。。。。。。

一般に材料を選択するのは、単なる最適化といわれ、特許にならない典型例と言われます。確かにその通りなのですが、材料を変更する事で、新たな解決すべき課題が出て来たり、過去の特許と何か違いを明確にできないか？を考える事が非常に大切になります。

数値限定特許については記事にしているので良ければ参照ください。

相手の特許網を突き破る「数値限定特許」。捻出するポイントを分かりやすく解説します。

何とか相手の特許網を突き破る特許は出せないかと考える際に有効な特許、「数値限定特許」「パラメータ特許」について捻出するポイントを解説します。数値限定特許とは？特性の範囲を数値で特定した特許で、選択特許の一種と考えられます。具体的には以下のよ...

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2021.11.06

選択発明を防ぐ方法

新規性

特許は権利範囲で定義されますので権利範囲は広い方が、相手を攻撃する際に有利ですが、その分、新規性には不利です。

弾性部材といえば、ばねかゴムか不明ですが、ゴムが先にあれば、後で弾性部材を出しても、ゴムは弾性部材なので新規性は認められません。

文言上、先願が上位概念で記載された場合は下位概念で選択すれば、新規性はあります。よって、あまりに権利範囲が広い、抽象的な言葉で表現されている場合は下位概念の具体例を上げて、新規性を確保することが必要になります。

ただし、先願に下位概念（ゴム）が記載されていたり、先願出願時の技術常識から見て記載されているに等しいと思われる時は新規性なしとなります。

• 明細書では下位概念を多数記載し、新規性対策とする。
• 例えば、弾性体の例で言えば、「具体的には、ゴム、ばね、板バネ等、材質、形態は状況に応じて選択すれば良い。」などの記載になります。
• 材料により、好ましい物があるのであれば、その旨、記載する方が進歩性の対策にもなります。
• 例えば、「○○の場合は××の点でゴムが好ましく、△△の場合は□□の点でばねが好ましい」などの記載になります。

まとめ

ポイントは以下の５つです。

1. 請求項の構成要素を少なくする
2. 請求項の構成要素の一般化・上位概念化
3. 発明の一般化、上位概念化
4. 発明の適応範囲を決める。
5. 請求項の構成、骨格（独立項、従属項）を考える

以下説明して行きます。

請求項の構成要素を少なくする

請求範囲は請求項に記載された言葉で示され、すべての構成要素を満たす範囲が特許範囲になります。

ですので構成要素が増えると権利範囲は狭く、構成要素が減ると権利範囲は広くなります。

右の図が、イメージ図です。

構成要素A,B,CからCを取り除くことで、その分、特許範囲が広がることになります。

実際には、独立項の特許範囲は極力広くとり、請求項で補足して行くことで審査を通して権利範囲を探っていくことになります。

構成要素を少なくするのは、必要不可欠な構成要素は何かを考える事になります。

このことは、後で述べる発明の一般化、上位概念化に通じるものが有ります。

請求項の構成要素の一般化・上位概念化

構成要素を表す言葉をより範囲の広いの言葉に変換することで権利範囲を広くできます。

ベン図で言えば、右の図のように構成要素A,B,C,の円そのものを大きくすることになります。

言葉を一般化すると、自分の技術の応用範囲が広がります。自分の技術の応用範囲、発明の適用範囲を想定する必要が出て来ます。

例えば、小麦粉の運搬方法で、粉状であるため、袋詰めする際に、飛散し、非常に効率が悪い（飛び散ったものは使えません）なので、袋つめする際に、飛び散らないようにある工夫をしたとしましょう。

しかし、その工夫は小麦だけでなく、他の例えば砂鉄や石灰の粉にも適応できるのであれば、粉体と定義することで、カバーされる範囲が広がります。

しかし、発明の範囲を広げると、その分、発明の内容も一般化しないといけません。小麦粉や石炭の粉、砂鉄などにも応用できるような内容にしないといけません。

その際に大切になるのが、発明の一般化、上位概念化です。

発明の一般化、上位概念化

つまり、例えば、他は？So What So Why

その際に大切になるのが上記の考え。つまり、例えば、他は？で概念の上下動を行う。ロジカルシンキングの本で多く紹介されているSo What、So WhyのSo　What、結局　何？ですね。

今まで、小麦で考えたけれど、粉体と考えた場合、砂鉄や石炭の粉、火薬など他の粉体の運搬に応用できないか？他に応用しようとすると、更に考えなければならない工夫は無いか？それはつまりどういう事。他にない？それって他の粉体（例えば金属粉等）に使えない？といった事を考えるという事です。

「対比・類似・因果」

事例を対比させ、類似点を探す。その類似点を別の言葉で言えば何と言えるか（結局なに？）といった事が最初。それは、結局何が原因だったんだろう。そのことで、どういった結果になるんだろうというのが因果、そういった思考を繰り返すことが大切になります。という事です。つまり、例えば、他は？と同じことを言っていると思っていただければいいかと思います。考えやすい方をお使いください。

弁証法「正・反・合」

「正・反・合」はいわゆる弁証法、対立する考え（反）を統合し、より先に進もう？（高次）という考えです。仕事そのものが当てはまるとも言えそうです。

例えば、砂鉄に対しては有効な方法であったが、小麦に関しては、食物なので、人体の影響が懸念されることから、その技術は使えない。その矛盾を解決する為、人体の影響がない方法を考えようといった事です。

そうすることで、小麦に対しても新たな発明の可能性が出て来ます。

参考図書：失敗学　実践編　濱口哲也　平山貴之　日科技連

発明の適応範囲を決める

文言上、先願が上位概念で記載された場合は下位概念で選択すれば、新規性はあります。

ただし、先願に下位概念（ゴム）が記載されていたり、先願出願時の技術常識から見て記載されているに等しいと思われる時は新規性なしとなります。

請求項の構成、骨格（独立項、従属項）を考える

最初の独立項は、発明の必要最低限の構成要素（骨格）を記載すると考えましょう。例えば、「AとBとCとからなる○○××装置」といった具合です。

従属項で、各要素、A、B、Cを説明して行く、といった流れになります。

まとめ

数値限定特許とは？

特性の範囲を数値で特定した特許で、選択特許の一種と考えられます。具体的には以下のような特許です。

生産方法の特許であればパラメータの範囲を規定した特許で、「パラメーター特許」とも呼ばれたりします。

ただし、一般的に使われているパラメータで範囲を規定しても普通は設計事項といわれるので、過去の特許に記載されていない、この特性を（それが発明の本質であれば好ましい。）をコントロールすることで、課題が解決された。といった流れに持っていく必要があります。

上記の特許で言えば、パラメータは質量％で一般的ですが、紙の中の金属成分を特定している部分が過去の特許に記載されていない部分になります。

ただ規定しただけでは、もともとあったものを規定しただけでしょ。と言われて特許になりません。金属成分が少ない紙をどうやって作るのか、その工夫は明細書内に記載する必要はあります。

あるいは従来、一つのパラメーターで評価していたものを、他のパラメーターと掛け合わせるとより有効で、効果が見られたと言えれば特許の可能性が出てきます。

例えば、研磨加工中の定盤の変形をコントロールするのに定盤の表面の温度変化をコントロールする特許が先願であった場合、単純に表面の温度変化で規定するのではなくて、半径方向の距離情報を新たに追加し、数式化した新たなパラメータで考えると、より効果的に定盤の変形がコントロールできる。などというのが該当します。

数値限定の臨界条件/臨海的意義

数値限定の進歩性は有利な効果に加えて、臨海条件/臨海的意義を明確にする必要があります。

数値限定特許のその範囲内と外で、どういった効果の違いがみられるのか記載する事になります。

その他の限定特許、用途発明

化学品の場合は用途を限定することで特許になる事もあるようです。

私は、用途発明は扱ったことが無いので、詳細な説明は出来ませんが、化学物質を含む組成物なら何でも用途発明の対象になるか？というと難しい様です。

詳細は化学担当の知財部員か弁理士の先生にお問い合わせください。

まとめ

公知/公用化

公知/公用になると特許に出来ません。従って、誰でも実施できるようになります。もちろん公知化した人も使えます。

誰でも知りえて、使える状態で、具体的には上記のように特許法では記載されています。

社外に情報が出る事=公知化ではありません、機密保持契約や共同開発契約などを結んでいれば、誰でも知りえるわけでも使える状態でもないので、あえて公知化しない限り公知とはなりません。

ただ、共同開発や機密保持はどちらの発明か揉める事が多いので、締結前に、自社で出願できるものは出願しておいた方が良いのですがそれは別の話です。

出願特許の実施例の充実

　すでに誰かが特許権を持っている内容を公知にしても当たり前ですが後願排除になりません。それどころか、あなたの特許を侵害しています。と公言しているようなものです。自社の実施事項が他社の特許に抵触していないか調査したとしても可能性をゼロには出来ません。

自分の所で本当に実施しているかどうかわからないように公知化する事が大切です。

特許の実施例には実際にやっていることを書かなければならないといった制約は有りません。実際に実施している事。していない事。を色々記載出来ます。よって出願特許の実施例を充実させることで公知化を図るのが望ましいです。

特許に記載しそびれたら、1年後の補正の時にしっかり追記する。あるいは、似たような特許出願を考えている時に追加するなどの対応が必要です。

実用新案を出願する

　似たような特許出願が無いが、特許化するのは難しそうなちょっとした改良を思いついた場合、後願排除を目的として実用新案で出願していました。通常、数カ月で公開になるので、新たに特許を出願するよりは公知化に有利です。

　実用新案も自分で実施しているもの以外出願してはいけない。等の縛りはないので、権利化するまでもないが実施するかもしれないような技術にも使えます。

先使用権の充実

ノウハウの秘匿

権利化は公開されることが前提なので、特許出願はしたくない。また、公知化もしたくないような場合は秘匿するしかありません。

権利侵害を検証するのが容易なものは秘匿はお勧めしませんが、検証するのが難しいもの、具体的に言えば生産方法などで、特に社内で完結できるものなどは秘匿にしておいた方が良い場合が多いです。

秘匿するには機密管理で対応するのが一般的ですが、それだけに頼るのは難しい所があります。

メーカーで特許出願を推進すると、生産方法の特許が良く出て来ます。出願するか秘匿にするか？の議論は良くありますが、秘匿にした場合、どう守るか？といった議論が軽視されているように思います。（私の勤めている会社だけかもしれません）

先使用権の確保

先使用権とは？

ある特許出願がされた際に、その出願前に事情の準備を進めていた場合、事業継続が可能になる制度です。

先使用権の要件：日本国内で自ら開発し事業の準備を実施している事が必要です。

先使用権の証拠となる資料

　資料の客観性が一番大切と言われています。社内の資料ではなく、第3者の資料の方が良いと言われています。

　事業を準備する段階になれば、社外の資料も残しやすいです。ただし、研究開発の段階では、社外の資料は基本的にありません。

　完全を目指すのであれば、公証役場にて公証制度を利用した証書を獲得しておく必要があると言われています。

　言うのは簡単ですが、実際に準備するのは色々な意味で大変です。立証するのに必要な情報が残っていなかったりもします。先使用権の確保を目指すのであれば、開発の段階からその方針を明確にし、エビデンスはしっかり残して行く必要があると感じています。

まとめ

特許は攻めに強く、守りに弱い

上の図は、特許は攻めに強く、守りには弱い事を概念的に示したものです。

赤い自社技術を特許で守ろうとした場合、▲に見える部分は特許で守ることが出来ても、●の部分を攻められたら防げません。例えば、あるガラスを新たに開発したような場合、組成の特許だけで守れるものでもなく、製法や他の観点から、必要な特許を出して行く事が大切になります。

一方、青い他社技術を特許で攻めようとした場合、かりに●の部分を攻撃できる特許が創出出来れば、その特許だけで、他社技術の実施を止めさせることが出来ます。

上の図は、そういった状況を考えると、自社の特許を守るには、特許網といった複数の特許で、あらゆる方向からやってくる敵の攻撃に備える必要がある事をイメージで示しています。

結局、自社の特許を守る場合、以下の3っつの方法が考えられます。

場合によっては、特許で守るだけでは不十分で後願排除を目的として公知化を検討したり、先使用権という特許とは別の対策を考える必要が守りの場合出て来ます。

権利範囲の広い特許の書き方は以下の記事を参照ください。

特許の権利範囲を広げる請求項の書き方。大切な５つのポイント

権利範囲の広い特許を取るためには、権利範囲を示す請求項の書き方を考える必要が有ります。ポイントは以下の５つです。請求項の構成要素を少なくする請求項の構成要素の一般化・上位概念化発明の一般化、上位概念化発明の適応範囲を決める。請求項の構成、骨...

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2021.11.09

特許網を構築する。

周辺特許を考える

　周辺特許といった文言は一般的なようで、検索しても出て来ますが改良特許のような意味合いで使われることが多い様です。ここで言いたい事を上記のように定義しました。

液晶TVの場合

例えば、液晶TVの場合、液晶技術だけではTVは動かないですよね。

必要なパネル化技術、回路技術で、他社に特許を取られると、そもそも技術として成り立たなくなるという事です。

梱包容器の場合

液晶TVは詳しくないので、右の図のように、ガラスの梱包容器で説明すると、一般に金属でできたL型のフレームにクッション材がついていて、ベルトがあって、当て板があって。といった単純な構造です。

しかし、例えばクッション材の特性に関して特許で押さえられた場合、容器そのものが使えなくなってします。

そういった意味で別の技術の構成要素についても注意が必要です。

クッション材は市販品を使っているから心配ないと思っていると足元をすくわれます。

数ある市販品から何故、そのクッション材を選んだのでしょう？梱包容器に必要なクッション材の特性とは何でしょう？

その辺りを考えると市販品でも「そういった特性をもったクッション材を備えた梱包容器」として特許化出来る場合があります。注意が必要です。

機能/技術課題を洗い出す。

例えば、梱包体のクッション材を例にとって考えてみましょう。クッション材にどのような機能が必要か、どういった技術が必要かという事を良く洗い出すことが大切です。

機能/技術課題を洗い出すことで、技術の多面性に対応し、新しい特許を創出して行く事が大切です。

出願特許そのものを守りに強くする。

♦選択発明に対して

後述する選択発明のように範囲ではなく点で射貫く特許も存在します。そこは、実際に特許を書く際に考えられる要素をたくさん書き出して新規性で守ることを考えましょう。詳しくは以下の記事を参照してください。

相手の特許を突き破る「選択発明」。捻出するポイント、防ぐポイントを分かりやすく説明します。

何とか、相手の特許網を突き破る特許は出せないかと考える際に有効な「選択特許」について説明します。 選択発明って？例えば。。。　B社の選択発明（選択特許）はA社の特許に抵触しており、侵害していますが、成分Bの中でも特にB´を使う事で、特許が認...

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2022.01.07

従属項を充実させる。

　私自身、当初は従属項単独で権利範囲を持つとの認識はありませんでした。独立項では範囲が広すぎるので審査に通らず、修正が必要になった場合、極力広い範囲でとりたいので従属項で小出しにして、特許範囲がどこまでかを探るため。といった程度でしかとらえていませんでした。

　従属項も権利範囲を示しています。従属項を増やすことで、付け入る隙（青色の部分）は少なくできます。数が多いとそれだけ特許申請にお金がかかる等ありますが、発明事項に漏れが無いかよく確認しましょう。

改良特許を考える。

先の記事で紹介したCFつき液晶カラーTVをイメージしていただけると良いです。改良特許はどこに改良点が有るかわかりません。従って、可能性は無限にあるとも言えます。

つまり、改良特許で従属項を充実させることで、他社の付け入る隙を少なくは出来ますが、ゼロには出来ない。という事は認識しておいた方が良いと思います。

　この場合は既存の特許の構成要素を満たしていないので、改良はしていますが、他社の付け入る隙を少なくはしていません。注意しましょう。

まとめ

初めに

　特許権とは独占的排他権であり、第3者に勝手に使わせない権利であると以前の記事で紹介しました。

特許はその本質からして、「攻めに対しては強力」ですが、「守りには弱い」と言えます。

　上の図は、「特許は攻めに対しては強力だが、守りに弱い。」をイメージとして図示したものです。

よく特許を書く際に特許範囲は広い方が良い。と言われます。確かにそうなのです。攻撃として見た場合には、他社が実施している確率が高まりますし、守りの場合、守備範囲が広がります。

♦特許が守りに弱い理由

しかし、いくら守備範囲が広くても、一つの特許だけで他からの攻撃を防ぐのは現実的ではありません。複数の特許で全体をカバーする特許網の考えが大切です。

また、場合によっては後願排除を目的として公知化を検討したり、先使用権という特許とは別の対策を考える必要が守りの場合必要になります。

♦特許が攻めに強い理由

一方、特許権を行使し、相手を排除する場合は、たとえ一つの特許でも、他社が侵害していれば、それだけで、排除することが出来ます。

先方は回避するように工程変更や設計変更を考えなくてはなりませんが、基本特許であったり、当たり前特許であったり、権利範囲が広い場合は回避するのが困難です。

なので、攻撃に特許を使う方が、実は遥かに効率的なのです。

攻めの強い特許

権利範囲の広い特許

　権利範囲は、請求項に記載されている事以上でも以下でもないので、端的に言えば、独立項の構成要素の少ない特許が権利範囲が広い特許と言えます。

　広い範囲がカバーできるので、攻めの特許にとっては、権利範囲が広い事は大きなメリットです。

権利範囲が広い特許の書き方については以下の記事を参照ください。

特許の権利範囲を広げる請求項の書き方。大切な５つのポイント

権利範囲の広い特許を取るためには、権利範囲を示す請求項の書き方を考える必要が有ります。ポイントは以下の５つです。請求項の構成要素を少なくする請求項の構成要素の一般化・上位概念化発明の一般化、上位概念化発明の適応範囲を決める。請求項の構成、骨...

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2021.11.09

検証し易い特許

　簡単に言えば、「見ればわかる」次が「調べればわかる」ですね。一般に物の特許は検証性が高く、生産方法の特許は検証性が低いと言われています。

　しかし、現物を調べれば生産方法が推定できる場合や、2019年から検証制度（立ち入り検査）が認められるようになりました。制約は色々あるようですが注意が必要です。

検証できない特許は、折角、他社が侵害していても情報提供しているだけに終わる場合もあります。そうなると、逆に事業に悪影響しか与えない場合も出てくるので注意が必要です。

無効になりにくい特許

　特許は審査の段階で、必ず、引用文献を引いてきて、○○に××と記載されているから、特許にならない、といった方法で審査します。

　ですので、「引用される文献が少ない特許が無効になりにくい特許だ」と言えます。具体的にはノーベル賞級の発明などは、前例がないので無効化出来ない。（逆に言えば無効化出来るような発明はノーベル賞にならないでしょうが）

　あるいは、新しい分野、特許の出願活動が盛んでない分野、ライバルが少ない分野が思い当たります。

　上記は一般的な話で実際には新規性/進歩性の対策が重要です。長くなるので別の記事で紹介します。

基本特許

上記のiPS細胞の特許などは典型的な基本特許です。ネットで見てもあまりいい例が無いのですが、おそらく、「磁気テープ」や「ICカード」などは当時はそれをしようとすると必ず抵触するような特許だったのでは？と推察致します

当たり前特許

　誰もが実施している当たり前の事を特許にしたものです。技術的には基本特許に比べて無論、遠く及ばないですが、当たり前の事しか書かれていないので何かしようとすると必ず抵触してしまい避けることが出来ない特許です。そういった意味では特許的には基本特許と同等の強い特許と言えます。

当たり前特許は、特許としては非常に強力な特許になります。

例えば以下のような特許です。

　マニアックな例になってしまいましたが、上記の特許は非常に特許範囲が広く、当たり前の事しか書かれていません。

当たり前の事なのでどのメーカーでも実施しており、強力な特許になります。

でも、当たり前の事って特許にならないんじゃないの？

でも、当たり前な特許って無効化されないの？

当然、他社から見れば、潰したい特許なので潰される機会が増えるのは仕方がありません。ただ、潰すにはエビデンスが必要です。

　一度、特許として成立しているだけあって、エビデンスを見つけ出すのは難しく、思うほど簡単ではありません。当たり前の特許だから潰しやすという事はなくて、本気で潰したい人が多いだけ。といった印象を私は持っています。

他社が実施しそうな特許（他社の改良特許）

　こう書くと、抵抗がある方もいるでしょう。私もそうでした。何故なら、特許は自社の技術を守るために出すものだと思っていたからです。邪魔をしている印象が拭えなかったのです。

　しかし、特許権、特許法の目的から見ても、公開された特許を基に改良特許を考える事は、本来の特許法の目的に則った、まっとうな考えです。

　考え方を変えて、他社の改良特許を出しましょう。さらに言えば、他社が実施している内容で特許化できて検証できる内容であればもっと強力です。

♦冒認出願について

　簡単に言えば、発明を盗む行為です。他社が実施していることを、何らかの方法で知りえたとして本来の発明者と別の人が出願することを知財業界では冒認と呼ぶようです。特許にならないばかりか訴えられますので当然ながら止めましょう。

　一方、業界では共通の課題があり、同じような特許を他社も同じようなタイミングで出してくることもあります。あなたが盗まれたと思っても、向こうも盗まれたと思っているかもしれません。慎重に対応しましょう。

まとめ