この記事を読むことで、進歩性は、拒絶理由として挙げられることを多く想定し、その解消策を出来るだけ多く明細書に仕込んでおけるようになります。
開発者にとって、分かりにくいのが進歩性です。厳密な議論ではなく、開発者、出願者に役立つ情報となるように記載して行きたいと思います。
進歩性（特許法第29条第2項）
特許法の第29条第2項が進歩性の個所なので見てみましょう。カッコ内は私の注釈です。
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明（公知の発明）に基づいて容易に発明をすることが出来た時は、その発明については、同項の規定にかかわらず、（新規性があっても）、特許を受けることが出来ない。
「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」は「当業者」、「同業他社」などと説明されていますが、同業他社が容易に発明できない物は特許に出来ない。というのもピンとこないですよね。同業他社から見れば当たり前、常識と思えることで成立している特許など、たくさんあります。
皆さんも、なんでこんなのが特許になるの？と思った事、ありませんか？
私は、独占的排他権同様、上記の定義は非常に分かりずらいと思っています。
個人的な進歩性の定義
新規性は、そもそも、新しい物ですから新規性、わかりやすいです。
それでは進歩性は？容易ではない発明だから進歩性？ 違いますよね、それなら容易性、困難性なり、別の表現になりそうです。
- 技術の課題を具体的な手段（発明）によって解決し、効果が得られ、技術的に進歩させることを進歩性と呼ぶ。
- 過去の特許と対比することで、あなたの発明を類推出来る場合は特許を与えない。（進歩性は認められない。）
過去の特許は公知公用とした方が良いとは思いますが、審査する際に、一番近い発明を選び、その発明に、その他の色々な発明、公知を組み合わせることで類推できるか、といった方法が取られます。一番近い発明はやはり、特許から引用されます。つまり、同業者、同業他社とは過去の特許の事です。
また、逆に言えば、公知を対象にすると、範囲が広すぎで、出願者も進歩性の対策が立てられません。現実的な所、過去の特許と対比すると考えておいた方が良いと思います。
進歩性が拒絶される場合
過去の特許（公知公用）と対比して類推される場合はどういった場合があるか？と言う事です。
最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集め
一定の課題を解決するために
- 公知の材料の中から最適材料の選択、
- 数値範囲の最適化又は好適化、
- 技術の具体的適応にともなう設計変更など
動機付け
- 技術分野に関連性がある
- 課題が共通である
- 作用や機能が共通である
- 引用発明中の内容の示唆
4、内容の示唆とは、直接は書かれていないけど、公知や他の発明と合わせて考えれば類推できるという事です。
例として以下のようなものがあげられています。
単なる寄せ集めと何が違うのか？とも思います。
逆に言えば、単なる寄せ集めと言われないために、1から4に該当しない、といった事を考えれば良い。と捉えています。
参考文献：特許庁、ホームページ、PDF、第Ⅱ部、特許要件、第2章 新規性・進歩性から
進歩性対策
発明者は審査するわけではないですから、対策をどうすれば良いかが問題です。紹介して行きます。
過去の特許調査
過去の特許との対比で進歩性が判断されるのですから、過去の特許で、自分の発明に関する技術がどのように記載されているか、概ね把握しておく必要があります。
進歩性の攻略方法「４選」
技術課題/発明内容の違いを明確にする。
新規事項を追加することにより発生する技術課題を設定し、過去の特許に記載されていない方法、工夫を記載する。
例えば、上記の鉛イオンを添加した水溶性電着浴でいえば、単純に、添加するだけでなく、鉛イオンを添加する際に、課題がなかったか？例えば、入れすぎると、ある品質不良につながるので、添加量を規定したとか、その添加量を規定することが過去の特許に記載されているか、といった事です。
言葉を変えると、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めと指摘されたときに、いやいや、最適材料を選択／設計変更／単なる寄せ集めをしようとしたら、こんな問題が発生して、こんな工夫をしました。と主張することになります。
有利な効果を主張する
過去の特許に記載されていない、有効な効果を主張する。
課題、発明で差別化出来なかったら、進歩性の構成要素である残りの効果で違いを主張する必要があります。
審査官は効果が大好きですが、コストダウンの効果は好まれません。ここは注意が必要です。コストダウンのために実施した工夫でも、品質的な、技術的な課題とその解決、効果を訴える必要があります。
私の例で言えば、構造体のコストダウンのために、フレーム構造の見直しを行ったのですが、軽量化を図りながら強度を維持する技術にすり替えて、色々な工夫を盛り込んで特許にしました。
切り口、見方を変えて、新たな課題、工夫を考える。
製品（技術）に対して、必要な機能を改めて洗い出し、それぞれに新たな課題、工夫を考える。
切り口を変えて、見方を変えて、といった方がイメージされやすいかもしれません。
上記の水性電着浴であれば、必要な機能は陽イオン性で、化学的な前処理が不要という事だけでしょうか？他にも、必要な機能はないでしょうか？その機能はどうやって達成しているのでしょうか？鉛を添加することで、その機能を阻害する課題はないですか？そのことは、過去の特許に記載されていますか？といった事を考えるという事です。
工夫はそんな事、と思える事でも、数を多く明細書に記載し、補正に使えそうなネタを豊富に記載しておくことが非常に大切になります。
先の記事で、クッション材の発明について紹介しましたがあれも必要な機能を改めて考えた結果です。
また、上記のように本来はコストダウンが目的だったのに、軽量化を図りながら強度を維持する技術にすり替えてたのも、見方を変えたと言えそうです。
また、当たり前とあなたが思っている事が、特許に出来るきっかけにもなります
- あなたが当たり前と思って実施している事は、そもそも何のため、どんな課題を解決する為に実施しているのでしょう？
- その技術課題は過去の特許に記載されていますか？工夫は過去の特許に記載されていますか？
過去に記載されていない言い方で表現する。
発明（工夫）や効果（成果）を過去に記載されていない言い方で表現できないか？
ガラスを保管しておくのに、紙を間に挟んでおきます。その紙には有機物が少ない事が求められます。
特許としても成立しており、○○成分が××重量％以下と規定した特許がそれこそ、昭和の頃から出願されています。
ところが、あるメーカーが重量が大切なんじゃない。個数が重要なんだと主張し、粘着ピッチが、0.007個／m2以下の紙、として特許を出してきたのです。
審査官もそれは設計事項だろうと指摘したところ、ある有機物が含まれている素材から形成された紙（具体的には再生紙）に対して、個数で規定すると主張してなんと特許にしてしまいました。
自分の特許で、再生紙はある有機物が多い事が知られているとし、そういった紙に適用するとしたのです。
ただ、実際には再生紙も低品質向けに広く使われており、技術的には何の発明をしていないのに言い方を変えただけ強力な特許に変えてしまった例です。
切り口や見方を変えたとも言えますが、単純に言い換えただけの方が近いと思います。別の表現で表せないか考えるのは大切だと実感致しました。
ちなみに、審査記録、特許の審査過程、拒絶通知書や意見書は人の特許でも左のサイトから無料で検索可能です。
開発者で他社の拒絶通知書や意見書を読む人は少ないと思います。ただ、審査官の考えや、こういった反論をすると通るのか？など、勉強になる事は多いです。
最後に
進歩性対策は、単独でこれだけ実施すれば良いというものではありません。総合的に判断されますし、審査官がどこからどう言ってくるかわからないので、広く明細書に記載する必要があります。
進歩性対策は、「いかに自分の発明が技術的に進歩をもたらし、産業の発展に寄与した物か、他の特許と違うか？」を今回紹介した方法で考えて行くこと。と理解していただくとわかりやすいと思います。
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