「間接侵害」と「直接侵害」の違い。委託生産時に気を付けるべきこと事を説明します。

請求項の中の構成要素の内、一個だけやっていないような場合は非抵触ですが間接侵害の可能性は残りますので注意が必要です。特にOEMで部品だけを作っているような場合には注意が必要です。

間接侵害

間接侵害（特許法第101条）

１．定義

特許が物/方法の発明についてされている場合において、業として、その物の生産/方法にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為。

2．要件

　あなたは、B社の社長さんです。A社から消しゴム付き鉛筆の消しゴムの注文を受けて、納入しています。消しゴム付き鉛筆の特許はとっくに切れているでしょうが、ここでは有るとしてください。

　このような小さな消しゴムは、消しゴム付き鉛筆にしか使えないです。これが無いと消しゴム付き鉛筆は成り立ちません。この消しゴムは市販品でも規格品でもないですよね。（自信が無いので市販品でないとしてください。）

消しゴム付き鉛筆の特許が第3者が持っている場合、貴方は間接侵害で訴えられる可能性が出てくるという事です。

　ただ、要件として知っていた事があります。あなたは、第3者が特許を持っていると知りませんでした。訴えられたら、知らなかったと突っぱねれば良いのでしょうか？

知っていた事について

特許権者側が立証する必要があります。しかし、この立証は必ずしも容易ではありません。この点、この立証のために、侵害品を製造する相手方に、まずは警告状を送付するということが実務上行われています。（ネット：弁護士法人クラフトマン　5.1.5 間接侵害～特許侵害の諸問題から引用）

　先方から警告状が届いたら知らなかったと言えななくなります。この場合、Ａ社さんに特許紛争はお任せするか、A社さんに理由を言って納入を止めることになります。

　考えてみれば、部品メーカーに対して、納入先が何に使うのか、その特許にまで責任を負わせるのは酷ですよね。知らなかったもそういった背景で要件に入れられたのでは？と推測しています。

　通常の特許侵害は直接侵害と呼ばれていますが、知らなかったは通じません。それでも普通は警告書が最初に送られてきます。特許になっていると知らなかったので、それ以降、生産をやめたとしても、過去の分についても免除されたわけではありません。

　ちなみに、B社の社長さんであるあなたは、消しゴムだけでなく、委託生産も受けて消しゴム付き鉛筆を作っていました。

　この場合、あなたはA社さんからの依頼で作っているだけなので、特許侵害はA社さんに言ってよ。と思いますよね。それは通用するのでしょうか？

先の記事で紹介したように、特許は物の販売だけでなく、生産や使用する事、譲渡も禁止されています。OEM生産の場合は特許侵害で訴えられた場合の取り決めを契約で決めておく必要があります。

ただし、委託生産などの場合は

特許法では物の生産や使用、譲渡も禁止。

と言われているが、契約の際に明確にする事が大切。

最低、OEMじゃない。うちはB社の商品を買っただけだ。と言われないように委託生産を受けた事が示せるエビデンスは確実に保管しておく事をお勧めします。

生産委託を受けている場合でも、間接侵害や直接侵害で訴えられる可能性は有ります。
間接侵害は「知りませんでした」が通用しますが、直接侵害では通用しません。
生産委託を受けている場合、以下のように言われているが契約時に明確にしておく事が大切です。
- 通常は製品仕様を指示した委託者がその紛争を解決する責任を負う。
- 通常は生産を受諾した側が生産方法の特許に関して侵害していない事を保証する必要がある。