機密保持契約（NDA）を結べば形式上は開示相手以外にオープンになりません。しかし、ノウハウの帰属と取り扱いを決めておかないと特許と違ってノウハウとしてすら認めてもらえず、勝手に使われるといったリスクが発生します。
事前にノウハウの内容を知らせず、相手にノウハウだと認めさせるのは困難です、どうすれば良いのでしょうか？
知的財産権の帰属について（どっちの技術？）
ノウハウとは？
機密保持契約や、共同開発契約など、契約の種類によらずどちらの技術なのか揉めることになります。なので、契約前に単独で出願できるものは特許出願しておくのが基本です。ただし、問題なのはノウハウです。
NDAを締結したからと言って安易にノウハウを開示しては絶対にダメです！
一般的には、技術秘訣といわれており、技術上の知識、経験、データその他の情報であって、次の３つの要素があることが必須となっています。つまり、１）秘密性があること、２）経済的価値があること、３）産業上利用できるものであること。
契約の必要性について －オプション契約－ | 特許業務法人 三枝国際特許事務所[大阪・東京] SAEGUSA & Partners [Osaka,Tokyo,Japan] (saegusa-pat.co.jp)より
ノウハウとは具体的には以下のようなものが考えられます。
- 特許出願すると公開されてしまうため、あえて秘匿としている場合。
- アイデアとしてはあるが自社で検証するのは難しく、特許出願には時期早々のアイデア
- 「着想の提供」に当たるような重要なノウハウ
- オペレーションや生産方法でのコツと呼べるようないわゆるノウハウ。
１，や３，は共同開発でも基本的には先方に開示する必要は無いノウハウと思われます。
先方に開示して、勝手に使われて困るのは２の「着想の提供」に当たるような重要なノウハウと思われます。
秘密情報とノウハウの違い
秘密情報は、単なる使用方法などのように第3者（外部）に出されると困る単なる情報とノウハウがある事になります。単なる情報とノウハウは分けて考える必要が有ります。
情報は、相手以外の第3者には形式上開示されないことになりますし、我々が秘密にしておきたいと思っている事でも、不思議と相手はすでに知っていたりすることは良くあります。
第3者の開示されると困るような単なる情報であれば、情報はどんどん開示し、開発を先に進めるべきだと思います。
技術情報だけでなく、ノウハウや他の秘密にしておきたい情報は「営業秘密」と呼ばれ「不正競争防止法」で守られることになります。営業秘密とするにはしっかり管理されている必要が有ります。詳しくは経産省のサイト 営業秘密～営業秘密を守り活用する～ （METI/経済産業省）を参照ください。
なぜ、ノウハウの帰属は揉めるのか？
- 開示を受けたときに既に受領当事者が知得していた情報、
- あるいは受領当事者が開示された情報と無関係に開発，創作した情報
- 開示を受ける側の責によらず公知公用となったもの
ノウハウの開示を受ける側から言えば、当然と納得できるのですが、それを厳密に区分するのは非常に困難です。
後になって、あれは、うちのノウハウなので、と主張しても、我々も同様の事を考えていた。あるいはこちらが開示した情報をヒントに考え付いたようなアイデアでも、それとは無関係に創作した。などいかような主張も可能になってしまいます。実際は立証が必要なのですが、そこを追究すると、関係が悪化し、開発そのものが頓挫するリスクも発生します。
知的財産の取り扱い、成果物の取り扱いなど、生々しい話になると揉めるのですが、残念ながらNDAを結ぶ段階では具体的な姿が見えていないので、どうしても抽象的な取り決めになったり、上手く行きそうであれば、改めて共同開発契約など考えましょうとなりがちです。
開示する前に、これは、貴社のノウハウだと認めてもらう必要が有りますが、開示される側から見れば、具体的な内容を教えてもらえないと判断できないという事になります。
ノウハウは契約を結んだとはいえ、開示しないのがやはり基本です。開示不要なノウハウは開示しないとして、開示が必要なノウハウは本当に開示する必要が有るか考えましょう。
ノウハウの帰属を明確にするには？
片務の機密保持誓約書
開発や設計の結果の所有権、知的財産権は開示する側にある事を前提として、片務の機密保持誓約書を提出してもらう。といった方法が有ります。
一見、非常に無茶な要望のように見えますが、私は梱包容器を作るメーカーさんとは、設計の段階から色々協議をするのですが、すべてのメーカーさんに、この片務の機密保持誓約書をお願いしていました。
すでに公知公用の物、開示を受ける側の責によらず公知公用となったもの、自社の独自の技術で開発したと立証できるものは適用外とするのが通例で、また、開示したくない情報は開示しなければ良いだけです。
設計、開発が終了した結果の所有権、知的財産権は購入者側にあるので、相手側が第3者に作らせることは可能になります。そこは、設計費や開発費を十分回収できる方法を機密保持契約とは別に協議することになります。開発委託契約にしてもらう交渉も有効かと思います。
双務の機密保持契約
共同で開発をしないと完成しないような案件では、当然、双務の機密保持契約になりますが成果物の帰属や取り扱いは後々揉めることになります。
従って、重要なノウハウを開示する必要があるような場合は共同開発契約などで、成果物の帰属とその利用を決めてから開示するのが大原則です。
重要なノウハウは先に出さない。
時間がかかっても、重要なノウハウはこちらから先に開示してはダメです。こちらでノウハウを持っているとしてもまずは相手に考えて先に提案してもらう事が大切です。
ノウハウを開示した時点で帰属を確認する。
こちらからノウハウを開示する場合は、開示する前に貴社からの提案もなかったがこれはうちのノウハウで機密情報であると考えている、異議があれば〇×日以内に連絡して欲しいと念押しして了解してもらったうえで開示してました。もちろん記録にも残します。
相手も事前に検討していたというのであれば、何らかの実験結果が有って上手く行かなかった事になりますので、そのデータを要求することが可能になります。その結果で対応を協議することも可能です。実際に、先方の都合で使えない。あるいは分かった上で使わないといった選択もあり得ます。ただ、どちらのノウハウかははっきりします。
オプション契約を活用する。
オプション契約というものが存在します。ノウハウを開示する前に、結ぶ契約でこれを活用するのも、契約が結べる関係なら有効かと思います。
約定の期間（オプション行使期間といいます）内に当該ノウハウを開示し、相手方が当該期間内に当該ノウハウ技術につきライセンスを受けるか否かの選択権（これをオプションといいます）を与える契約をオプション契約といいます。
契約の必要性について －オプション契約－ | 特許業務法人 三枝国際特許事務所[大阪・東京] SAEGUSA & Partners [Osaka,Tokyo,Japan] (saegusa-pat.co.jp)より
共同開発の発明者
実際にはお互いに情報を出しながら開発を進めて行くわけですが、単に課題を提供したり、評価しただけでは発明者となるのは難しいとなります。そう考えると、共願にあたるケースは結構少ないのではないでしょうか？
目的外使用禁止とサンプルの取り扱い
NDAを締結する際には目的を明確にして、目的外使用の禁止するのが通例です。
- 目的外使用の禁止は、情報を開示する側からすれば、他に使われないように出来るだけ具体的に設定することが大切になります。
- 一方、情報を受け取る側では利用の制約は極力広くしたい。となります。
それに付随して、サンプルの取り扱いも注意が必要になる事が有ります。例えば、改善サンプルをもらって、評価するような場合、そもそも、目的に沿った評価だけなら問題は無いでしょうが、もらったサンプルを分析するなどとなると、揉める原因になります。
NDAで事前に取り決めしておくか、取り決めがなくても分析する場合には事前に了解をもらう事が必要になると思います。
まとめ
- ノウハウは開示側が機密事項に該当すると思っていても、受け手側ではいかようにでも反論出来る所が有り、厳密に区分するのは困難、グレーな所は残る。
- NDAを締結した段階では具体的な姿が見えていないので、具体的な話になった時に揉めることになる。
- 従って、NDAを結んだ段階で安易にノウハウを開示してはならない。どうしても開示が必要な場合は共同開発契約などで帰属や取り扱いを決めたり、オプション契約を検討することが大切になる。
- リスクは伴うが、ノウハウは相手に先に開示させ、こちらから開示した場合にはすぐに帰属を確認する方法もある。
- サンプルの分析に関しては、目的外使用の禁止にあたる可能性もあるので、事前に決めておくか、分析前に了解をもらう事が大切となる。
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